PCT(특허협력조약 : Patent Cooperation Treaty) 국제출원이란 특허협력조약에 가입한 나라 간에 특허를 좀 더 쉽게 획득하기 위해 출원인이 자국특허청에 출원하고자 하는 국가를 지정하여 PCT 국제출원서를 제출하면 바로 그 날을 각 지정국에 출원서를 제출한 것으로 인정받을 수 있는 제도를 말합니다. 현재 PCT 회원국은 137개국으로 세계 대부분의 국가가 가입하였습니다. 한번의 PCT 국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있습니다. 다만, PCT 국제출원은 한 번의 출원으로 세계적으로 특허를 받는 것이 아니라 일단 국제출원일을 인정받은 후, 검증단계(국제조사 및 국제예비심사)를 거친 후 각 지정국에 번역문을 제출하여야 비로소 각 국에서 심사가 진행됩니다.

『국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정』제18조 (기술료의 징수) 제1항에 따라 대학은‘연구개발결과를 실시하고자 하는 자와 기술실시계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다’고 규정되어 있으며, 또한 제19조 (기술료의 사용) 제1항에 따라‘중앙행정기관의 장은 제18조제1항에 따라 주관연구기관의 장이 징수한 기술료 중 정부출연금 지분의 20퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우에는 30퍼센트) 이상을 전문기관에 납부하도록 하여야 하며, 정부출연금 지분의 50퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우를 제외한다) 이상을 그 연구개발과제에 참여한 연구원에 대한 보상금으로 사용하도록 하여야 한다. 다만, 주관연구기관이 대학인 경우에는 전문기관에의 납부를 하지 아니한다’고 규정하고 있습니다.

기술료 징수에 대한 구체적인 수단을 나열하고 있는 지식경제부 고시 제2005-125호(기술료 징수 및 사용·관리에 관한 요령) 제7조(기술료 징수 수단)에 현금, 은행도 약속어음, 지급이행보증보험증권, 공증약속어음, 은행지급보증서, 기타 지식경제부장관이 인정하는 지불 수단으로 한정하고 있습니다.

『국가연구개발관리 등에 관한 규정』및 각 정부부처의 사업관리규정(요령)에 주식을 기술료로 징수할 수 있도록 규정한 것은 없으나, 기술료를 주식으로 받지 않는 것은 우선 정부지분에 대한 전문기관 반납분과 개발자에 대한 보상을 적시에 할 수 없기 때문입니다.

그러나 대학의 경우『국가연구개발관리 등에 관한 규정』개정으로 정부지분을 반납하지 않아도 되기 때문에 내부 직무발명보상 문제만 해결하면 될 것입니다. 따라서 직무발명보상 관련 규정에 기술료를 주식으로 받는 경우 이를 매각하여 현금화하는 시점에 50% 이상을 개발자에게 지급하도록 직무발명보상규정에 명시하는 것이 필요합니다. 이런 경우에도 『특허법』 및 『발명진흥법』에 따라 발명자가 퇴직하더라도 실시보상을 보장하는 제도가 선행되어야 합니다. 그러나 발명자 입장에서는 주식을 언제 현금화할지도 모르고 미래 그 주식가치가 확대된다는 보장도 없기 때문에 현실적으로는 현금으로 기술료를 받는 쪽을 선호하게 될 것입니다. 또한 기술료를 주식으로 받는 경우 회계처리는 차변에 매도가능증권, 대변에 기술료수입으로 잡고 회계처리를 하고 매년 손익 또는 손실을 평가하여 장부에 기재해야하는 어려움이 있기 때문에 기술료로 받은 주식을 현금화가 될 때까지 선수금으로 잡아두고 후에 주식을 매각하여 현금화할 경우 당해 연도 수입으로 처리하는 방안 등이 검토될 수 있으며, 비영리기관인 대학의 경우 기업과 달리 기관마다 회계처리 방법 및 절차가 다르기 때문에 이 부분은 회계사의 자문을 구하여 처리하는 것이 좋습니다.

기술료를 주식으로 받을 경우 주식시장에서 거래되는 주식이 아니라면 반드시 해당 주식의 현재가치를 신뢰할 수 있는 전문평가 기관의 평가결과를 첨부하여야 하며, 국립대학의 교수가 기술이전기업의 주식을 받을 수 있는지 여부에 대해서도 법률자문이 필요합니다.

기술료의 종류는 여러 문헌에서 알 수 있듯이 정액기술료, 경상기술료, 고정기술료, 선급기술료, 최대기술료, 최저기술료, 일괄기술료, 완불기술료, 대물기술료 등 여러 단어들이 사용되고 있지만 실제 계약에 의해 지불되는 기준과 방법에 따라 몇 가지로 정리될 수 있습니다.

일단 크게 정액기술료(고정기술료 – Fixed Payment)와 경상기술료(Running Royalty)로 나눌 수 있습니다. 정액기술료는 계약기술이 판매와 직결되지 않는 경우에 해당하는 것으로서, 계약제품의 판매액 등과 관계없이 기술에 대한 대가를 정액(고정금액)으로 지급하는 것이며, 경상기술료는 계약기술이 판매와 직결된 경우에 정해진 산정기준에 의하여 매출액 또는 순이익에 일정률을 곱하여 산출된 금액을 정기적으로 지불하는 것으로 정의할 수 있습니다.

지급되는 시기와 형태를 고려하여 선급기술료, 최저기술료, 최대기술료, 일괄기술료로 구분하기도 합니다. 선급기술료(Initial Payment)는 계약기간 중 발생이 예상되는 기술료에 관하여 일부 또는 전부를 계약 발효와 동시에 또는 계약에서 정하는 지불기간의 초기에 지불하는 것이고, 일괄기술료는 계약기간 전체의 기술료를 총액으로 미리 결정하는 방식의 기술료입니다. 대학에서 가장 많이 발생하는 형태는 정액기술료를 일괄기술료의 형태로 선급으로 전부 징수하는 경우라 할 수 있습니다.

최저기술료(Minimum Royalty)와 최대기술료(Maximum Royalty)는 각각 수요자와 공급자의 요구조건과 경상기술료의 범위와 관련이 있습니다. 전자는 계약기간의 전 기간 또는 소정의 기간에 대하여 지불되어야 할 기술료의 최저금액을 미리 정하는 것이고, 후자는 기술료의 최고상한액을 설정하여 아무리 많은 양의 계약제품을 제조 판매하여도 실제로 발생되는 매출과 관련 없이 사전에 정해놓은 한도 금액 범위 내에서 지불하는 방식입니다. 즉 기술공급자는 최저기술료의 개념을 도입하고자 할 것이며, 기술도입자는 이에 대응하여 최대 기술료의 개념을 주장할 것입니다. 따라서 경상기술료를 적정하게 산정하고 그 폭을 설정함에 있어 최저기술료와 최대기술료의 개념을 동시에 도입한다면 어느 일방에 치우치지 않는 합리적 기술료의 산정할 수 있고 쌍방의 위험이 분담 될 수도 있습니다.

추가적으로 요즘 많이 채택되어지고 있는 마일스톤 기술료 방식이 있습니다. 마일스톤(Milestone)은‘이정표’란 뜻으로 기업의 경영관리기법 중 하나입니다. 쉽게 말하자면 프로젝트의 최종산출물을 만들기 위한 중간목표를 설정하고, 그 중간목표를 중요한 하위 목표들로 세분하여 각각의 하위 목표들에 마감시한을 할당한 것입니다. 프로젝트 팀이 최종 목표를 향하여 진행할 수 있도록 팀을 안내해주는 중간 목표와 마감시한을 정한 것이며, 프로젝트 주요 과업의 수행 내용과 완료시점에 대해 이해할 수 있습니다. 프로젝트의 일정을 세우는 기초이며, 가장 중요한 프로젝트 활동 상황을 나타내줍니다. 프로젝트에 대한 큰 그림(Big picture)을 보고자 하는 경영진이나 고객 등에게 프로젝트의 주요 활동 등의 개요를 대략적으로 제시해주고자 할 때 가장 유용하게 이용할 수 있는 방식입니다.

최근 바이오 분야 기술이전 시에 마일스톤 방식을 많이 사용하고 있습니다. 이는 기술이전료를 기술개발단계별로 지급하는 방식이라 할 수 있습니다. 바이오 분야에서는 전임상, 임상, 허가신청, 제품생산 등 기술의 개발단계를 용이하게 구별할 수 있습니다. 또한 기술의 사업화 및 시장가치는 동일한 기술이라 할지라도 기술개발 단계별로 크게 달라지는 이유도 마일스톤 방식을 사용하는 중요한 까닭입니다.

TLO에 있어서는 상기 기술료의 종류를 알고 이해하는 것보다 어느 시점에 정액기술료와 경상기술료를 선택하느냐가 더 중요할 수 있습니다. 기술공급자의 매출자료를 확인할 수 없는 경우, 상대방에 대한 신뢰도가 미흡하거나 기술의 사업화 성공가능성여부 등이 불확실한 경우, 기술거래기간이 단기간인 경우, 시장상황이 불안정한 경우, 향후 매출증가여부에 대한 확신이 없는 경우에는 정액기술료를 사용하는 것이 바람직합니다. 그러나 기술계약 기간이 장기간이거나 기술도입자의 매출자료가 확인이 가능하고, 관련 시장의 성장가능성이 큰 경우에는 경상기술료를 사용하는 것이 유리할 수 있습니다. 하지만 정액기술료의 경우, 계획보다 매출이 증가하여 로열티가 증대되더라도 정액이상의 어떠한 것도 받을 수 없으며. 경상기술료의 경우 매출의 성실신고, 매출액 감사 등에 대한 제도적인 장치가 미흡하며 제대로 된 경상기술료를 받지 못하는 경우가 있습니다. 따라서 정액기술료의 경상기술료의 혼합적 사용이 효과적일 수 있습니다.

대학으로부터 기술이전을 받은 기업이 기술이전 계약 후 기술료를 납부하는 경우는 착수료(Initial Payment) 또는 고정기술료(Fixed Royalty)를 분납하는 경우와 경상기술료(Running Royalty)를 적용하는 두 가지 형태가 있습니다.

기술료를 분납하는 경우에는 기술이전 계약 체결 시 지급이행보증보험증권을 받거나 은행도 약속어음을 받는 방법이 있으며, 가장 안전한 방법은 지급이행보증보험증권을 받으면 이전기업이 부도가 나도 기술료를 확보할 수 있는 장점이 있으나 이전기업은 수수료를 부담하게 되어 협상의 어려움이 있을 수 있습니다. 또한 대학에서 보유기술을 이전하고 기술료 납부 조건으로 기술실시 기간 동안 경상기술료(Running Royalty)를 정기적으로 납부하기로 했다면 기술료 징수를 위한 사후관리가 필요합니다.

기술이전계약 조건이 경상기술료를 적용하는 것이라면 이전기술의 사후관리를 위해 반드시 매년 정기적으로 상용화 실태보고서를 제출하도록 하고, 대학 또는 대학이 위임하거나 지정하는 제3자로 하여금 기술이전 기업에 방문하여 현장 실태조사를 할 수 있도록 그 권한을 기술이전계약서에 명시해야 될 것입니다. 대학 등 공공연구기관으로부터 기술을 이전 받은 많은 기업들이 매출에 따른 경상기술료를 자발적으로 납부하지 않기 때문에 기술이전 기업의 실시여부를 지속적으로 모니터링하고 경상기술료를 징수할 수 있도록 이전기술을 활용한 제품 카탈로그, 제품홍보 기사 등 이전기술을 이용한 제품의 매출 관련 정보를 사전에 입수하는 것이 중요합니다.

기술료 징수를 위한 현장실사는 TLO 담당자가 우선 방문하여 상용화 실태를 조사하고 기술료를 납부하도록 하면 되나, 대부분 기업에서는 대학 기술을 사용하지 않고 새로 개발하여 적용한 것이라 기술료를 납부할 수 없다고 할 경우에는 기술개발자, 계약담당자, 변리사, 공인회계사가 팀을 이루어 실사하는 것이 필요합니다. 현장실사는 이전기술에 대한 제품 확인, 매출원장, 납품계약서, 세금계산서를 보고 매출액을 확인하여 경상기술료를 계산하면 됩니다. 기술을 이전받은 기업이 기술료를 납부하지 않을 경우 계약서에 명시한 분쟁 해결방법에 따라 법적인 방법으로 기술료를 징수할 수 있을 것입니다. 이때에도 즉시 법원에 제소하기보다 문서로 기술료를 납부하지 않을 경우 기술이전 계약서에 따라 법적 조치를 취할 것임을 문서(등기우편)로 보내고, 기업방문 등을 통한 해결 방법을 모두 동원하여 노력하는 것이 중요합니다.

이러한 노력에도 불구하고 해당기업이 기술료를 납부하지 않을 경우 법적 조취를 취하겠다는 문서를 내용증명으로 보내고 법적 조취를 취하면 됩니다. 이때 해당 기업 계약서상에 대한상사중재원의 중재판정으로 분쟁해결을 할 것인지 지방법원의 판결에 의할 것인지는 계약체결 시 당사자의 의견을 고려하여 정하면 됩니다. 대학이 기업과 분쟁을 하는 것을 외부에 밝히지 않고 비밀을 유지하는 것이 유리하다고 판단되면 중재로 분쟁을 해결하는 것이 좋습니다. 법정분쟁으로 가지 않고 중도에 계약을 해지하는 경우에는 이전한 기술(도면, 시제품, S/W, 기술문서 등)을 회수하고 향후 해당기술을 사용할 경우 민형사상 책임을 지도록 하는 문서를 내용증명으로 보내는 것이 좋습니다.

경상기술료를 적용하는 경우에는 계약서에 현장실사 결과 매출액을 고의로 누락시킨 것으로 판명되면 기업이 실사비용을 부담하고 지연이자를 지급해야 된다는 의무조항을 명시하시면 도움이 됩니다. 또한 기술이전 사후관리 인력이 부족한 경우에는 경상기술료 징수를 대행해주는 기업을 활용할 수도 있습니다.

기술이전 계약서를 작성한다는 것은 이미 주요 계약조항에 대해 기업과 대학이 합의에 도달하였다는 것을 의미합니다. 여기서 주요 조항이라 함은 이전 대상이 되는 기술과 기술이전 방식, 기술료와 그 지급 방법 등이 될 것입니다. 주요 조항에 대한 합의가 이루어지고 나면 양 당사자는 어느 한쪽이 계약서 초안을 작성하여 상대방에게 제시하고 이를 수정해 나가면서 최종 계약서를 완성하는 절차를 밟게 됩니다.

이 때 계약서 초안을 먼저 작성하는 쪽이 일반적으로 유리하다고 봅니다. 기술이전 주요 조항에 대한 합의가 이루어진 마당에, 나머지 조항 하나하나의 문구에 시비를 따지고 들어간다는 것은 다소 부담스러운 일이라서 보통 한두 가지 조항에 대해 추가 수정을 거친 후 계약서를 완성하게 됩니다. 따라서 대학은 가급적 대학의 표준계약서를 수정하여 계약서 초안을 완성하고 이를 기업에 먼저 제시하는 것이 좋습니다. 익숙하지 않은 기업 측의 계약서 초안은 그 형식과 내용, 단어사용이 낯설어 검토 및 수정에 훨씬 많은 시간과 노력이 소요되기 마련입니다.

대학의 표준계약서를 사용하지 않고 기업 측에서 계약서 초안을 작성한 경우, 계약서 전문에 대해 세세하게 검토해 봐야 합니다. 기업에서 제시하는 기술이전 계약서는 대학 산학협력단으로서는 결코 수용해서는 안 되는 불공정 조항들이 포함되어 있는데, 이러한 조항에 대해서는 단호하게 대처하여 수정을 요구해야 합니다.

[‘기술에 대한 침해 보증’조항]
대학(을)은 이전 대상이 되는 기술을 기업(갑)이 실시함에 있어, 제3자의 지적재산권을 침해하지 않음을 보증하며, 계약일 이후 제3자로부터의 권리 침해 분쟁이 발생할 경우, 을의 책임 하에 분쟁을 해결하고, 그에 따른 비용은 을이 부담하며, 분쟁결과 제3자의 권리를 침해한 경우, 그에 따른 갑의 손해를 전부 배상하여야 한다.

기술에 대한 침해 보증이라는 것은 특허등록 이후에도 확신할 수 없으며, 특히 출원 중인 기술일 경우에는 특허의 비공개 기간(1년 6개월)을 감안한다면 결코 있을 수 없는 일입니다. 기업에서 제품을 생산하여 판매까지 개시된 이후 분쟁이 발생한다면 엄청난 규모의 손해배상이 요구될 수도 있는 일이므로 산학협력단이나 대학에서 결코 보증해서는 안 됩니다. 상기와 같은 조항을 기업에서 강력하게 요구할 경우, 기술보증의 불가함을 논리적으로 잘 설명하고 이해시켜야 하며, 최악의 경우에도‘고의적으로 침해한 경우’라는 문구를 삽입하여 위험을 회피해야 합니다.

기술이전 계약이라는 것이 워낙 가변적인 요소가 많고, 기술공급자와 기술수요자의 상황에 맞게 설계를 하고 각 조항들을 변형할 수 있으며, 상호 합의에 의해 추가할 수도 있습니다. 정형화된 틀에 맞추지 않고 양 당사자 간의 합의에 의해 유연하게 대처할 수 있을 때 기술이전을 위한 협상력은 높아질 것이며, 기술이전 계약서는 협상에서 합의된 내용을 반영하고, 합의사항이 지켜질 수 있도록 절차와 과정을 서술하는 것이라고 보면 됩니다. 대학에서는 표준기술이전계약서를 사용하는 것을 원칙으로 하고, 그렇지 못할 경우 아래의 기술이전 계약 체크리스트를 활용하여 계약서를 검토하면 도움이 될 것입니다.

『부가가치세법』에서 과세대상을 재화, 용역의 공급, 재화의 수입으로 정의하고 있습니다.

[『부가가치세법』: 제1조(과세대상)]

제1조(과세대상)
① 부가가치세는 다음 각호의 거래에 대하여 부과한다. 1. 재화 또는 용역의 공급 2. 재화의 수입

기술료가 재화 또는 용역의 공급에 해당된다고 보았을 때, 부가세 면세에 해당하는 조목이 따로 있습니다.

[『부가세법』: 제12조(면세)]
제12조 (면세) ① 다음 각호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다. 16. 종교, 자선, 학술, 구호 기타 공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화 또는 용역으로서 대통령령이 정하는 것.
또한 대통령령이 정하는 것은『부가가치세법』시행령 제37조에 자세하게 나와 있습니다.

[『부가가치세법』 : 시행령 제37조]

제37조 종교, 자선, 학술, 구호 단체등이 공급하는 재화의 범위
법 제 12조 제 1항 제 16호에서 “대통령령이 정하는 것”이란 다음 각 호의 것을 말한다(2008.2.22 개정) 1의 2. 학술연구단체 또는 기술연구단체가 학술연구 또는 기술연구와 관련하여 공급하는 재화 및 용역(『산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률』에 따라 설립된 산학협력단이 제공하는 연구용역의 경우에는 2008년 12월 31일까지 제공하는 것에 한한다) (2006. 2. 9 신설)

그렇다면 기술이전이 산학협력단이 제공하는 연구용역으로 볼 것인가 아니면 일반적인 재화의 공급으로 볼 것인가에 대한 의문이 생깁니다. 대부분의 사립대학은 재화의 공급으로 판단하여 부가세 면세를 하고 있지 않습니다. 다만 일부 국립대학의 경우 연구용역의 형태로 판단하여 부가세 면세를 하고 있는 경우도 있습니다.

일반대학회계에 익숙해져 있어 기업회계를 준용하는 산학협력단의 회계처리에 혼란이 있을 수도 있습니다만, 각 대학의 현실에 맞게 면세가 유리한지 아닌지에 대한 판단을 해야 합니다. 부가세는 전부 납부하는 것이 아니라 매입 세금계산서의 부가세만큼 환급받을 수 있습니다.

추가적으로『부가가치세법』시행령 37조에도 나와 있듯이 산학협력단의 부가세 면세의 기간이 2008년 12월 31일까지입니다. 기술료 수입뿐만 아니라 많은 대학들이 수행하고 있는 산학협력연구과제의 경우도 현재 면세처리를 할 수 있는 근거가 있지만 한시적 조항(2008년 12월 31일)이 연장되지 않는 한 모든 과제에 대하여 세금계산서를 교부해야 할 것입니다. 미리 준비하여 산학협력단의 혼란의 최소화하고 또한 부가가치세를 잘 활용하여 산학협력단의 재정에도 도움이 될 수 있는 방법을 고민하는 것도 기술이전 전담자로서의 역할이기도 합니다.

대학에서 기술이전업무가 시작된 이래 가장 많은 질문과 해석이 오고 간 문제입니다. 초창기 직무발명에 대한 보상금으로 발명자가 받게 되는 기타소득이 비과세냐 아니냐의 문제부터 등록특허와 등록특허 이외의 기술이전인 경우에 대한 과세의 차이, 산학협력단이 설립된 이후에는 교수가 산학협력단의 종업원이냐 아니냐 등 세금 문제는 계속 대두되어 왔습니다. 비과세 여부를 판단하기 위해서는 먼저 『소득세법(12조)』와 그 『시행령(18조)』을 찾아봐야 합니다.

[『소득세법』: 제12조 (비과세 소득)]

제12조 (비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대하여는 소득세를 과세하지 아니한다.
5. 기타소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득 라. 종업원의 직무와 관련된 우수발명으로서 대통령령으로 정하는 것에 대하여 지급되는 다음의 보상금
① 종업원이『발명진흥법』제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금
② 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된『산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률』에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

[『소득세법 시행령』: 제18조 (비과세되는 기타소득의 범위)]

제18조 (비과세되는 기타소득의 범위)
②법 제12조제5호 라목에서 “대통령령으로 정하는 것”이란『발명진흥법』에 따른 직무발명을 말한다.

『소득세법』과 그『시행령』에서 비과세되는 기타소득의 종류에『발명진흥법』에 따른 직무발명 중 종업원의 우수발명에 대한 보상금은 비과세라고 되어 있으며, 산학협력단이 이와 관련하여 교직원에게 지급하는 보상금 또한 비과세라고 명시하였습니다.『발명진흥법』은 발명의 종류에 특허, 실용신안, 디자인으로 한정하고 있습니다. 따라서 산학협력단이 교직원의 특허, 실용신안, 디자인의 직무발명에 대해 지급하는 보상금은 비과세라 할 수 있습니다.

다만 여기서 우수발명을 어떻게 해석해야 하는지가 남아 있습니다. 이와 관련하여 출원 중인 특허의 보상금에 대한 비과세 여부를 묻는 질의가 있었고 그에 대한 답변으로 고시된『재경부 예규』를 보면 다음과 같습니다.

종업원 등의 직무와 관련한 발명 등이 특허 출원중이거나 출원심사결과 특허 등록되지 않은 경우에, 사용자 등이 동 직무관련발명 등과 관련하여 종업원 등에게 지급한 보상금은 소득세법 제12조 제5호 라목의 비과세되는 기타소득에 해당하지 않음 (2002.12.30일자 재소득 46073-181)

『소득세법』과 그『시행령』,『발명진흥법』과『재경부 예규』를 종합해 볼 때, 현재 명확하게 비과세 할 수 있는 기타소득은 대학의 교직원이 직무발명을 하였고, 그 발명을 특허, 실용신안, 디자인으로 등록된 경우에 한정됩니다. 따라서 출원하고 등록되지 않았거나 아예 출원하지 않은 노하우 등에 대한 보상금은 과세해야 한다는 것이 재경부의 입장입니다.

최근 기술이전 흐름을 보면 출원 중인 특허의 기술이전이 활발하게 일어나고 그에 따른 보상금 지급이 발생하고 있습니다. 출원 중에 지급하는 보상금은 과세하고, 등록이후에는 비과세해야 한다는 현재의 방식은 불합리하기 때문에 실무자로서는 고민이 아닐 수 없습니다. 일부 대학에서는 이런 경우, 출원 중인 특허에 대해 우선심사를 청구하여 빠른 시일 내에 등록케 하고, 등록 이후 보상금을 지급하여 보상금 전액을 비과세 처리 하고 있습니다.

사실 종업원의 우수한 발명을 등록 특허로 한정시킨 『재경부 예규』는 무리가 있습니다. 발명은 발명한 때부터 발명으로 인정해야 하며, 백번 양보한다 하더라도 특허, 실용신안, 디자인으로 출원한 경우에는 명확히 비과세 처리되어야 한다는 것이 TLO의 입장입니다. 이 문제에 대해서는 향후에도 지속적으로 재경부에 건의하여 수정하여야 할 것입니다.

이러한 논란을 없애고, 대학의 산학협력 정책을 장려하여 국가 기술경쟁력을 강화하기 위해서는『소득세법』제12조의 라목 ②호를 마목으로 이동하여 대학의 교직원이 산학협력단으로 부터 받는 전체 보상금에 대해 비과세한다면 더욱 좋을 것입니다.

기술의 비밀유지는 특허등록 이전 단계, 시제품에 대한 비밀유지 단계, 특허등록 단계, 특허등록 이후 단계로 나누어 비밀유지계약의 범위를 설정하는 것이 좋습니다. 등록 이전 단계는 새로운 기술에 대하여 발명의 우수성이나 시장성 판단을 목적으로 다른사람에게 기술조사나 시장분석 등의 자문을 구하기 위해 공개하는 경우로서 신규성이 저해되지 않도록 비밀유지를 조건으로 공개한다는 점을 확인받는 예방조치가 필요합니다. 시제품 생산의 경우, 전문적 기술자에게 의뢰하는 경우가 많으므로 이런 용역과정에서 발명에 대한 비밀이 누설되지 않도록 주의하여야 합니다. 특히 기술이전의 원활한 진행을 위하여 시제품의 관찰이나 사용을 허락하는 경우에도 그 범위 및 조건 등을 명확히 할 필요가 있습니다. 특허가 이미 등록된 경우도 마찬가지로, 특허청구항에 반영되어 있지 않은 기술기밀 등을 설명할 때에는 그 범위와 제한 조건들을 반드시 설정해야 합니다.

[비밀유지계약서의 주요내용]
– 각서의 수령인
– 비밀유지의 주체(대표자, 임직원, 주주 등)
– 비밀유지의 대상이 되는 기술의 범위 ◎ 향후 제공 기술정보의 사용금지 확약
– 비밀유지 불이행의 손해배상 책임

– 소유 또는 이전할 수 있는 권한을 가진 기술이어야 합니다.
    거래되는 기술로 제조되는 제품이나 제조기술의 노하우, 특허권 또는 사용권을 소유한 것을 제3자에게 객관적인 방법으로 증명할 수 있어야 합니다.

– 기술을 소개한다고 기술을 이전하면 안됩니다. 예상 외로 인식과 경험부족으로 기술소개 단계에서 기술이 유출되는 경우가 많습니다. 계약이 서명되기 전까지는 기술의 소개 즉, 맛보기 정도만 해야지 거래되어야 하는 기술이 이전되어서는 절대로 안됩니다. 기술소개 단계에서 기술이 이전되면 계약이 되지 않거나 제값 받기가 쉽지 않습니다.

– 기술은 고부가 상품으로 인식하고 보호되면서 판매되어야 합니다. 기술은 지식재산권의 허여와 연관하여 도면, 매뉴얼, 노트, 규격서 등의 기술 자료와 기술 인력에 의해 표현되고 전달되는 것입니다. 일반적인 상품은 제 값을 받은 후 물건이 인도되지만, 기술은 인식의 차에 의해 제값 못 받고 이전되는 경우가 많습니다. 기술이전 계약이 서명될 때까지는 기술을 소개만 하여야 합니다.

– 기술 소개서를 잘 준비 하여야 합니다.

– 정확하고 구체화된 가격산출 방법이 마련되어야 합니다.

– 기술 거래는 비밀유지 의무에 서명한 후 협의 진행하고 서면 기록을 준비합니다.

1. 양도 : 특허권의 권리 모두를 양도하는 경우
2. 전용실시권 : 특허권자가 그 특허발명에 대하여 기간·장소 및 내용의 제한을 기하여 다른 사람에게 독점적으로 허락한 실시권
3. 통상실시권 : 특허권자나 의장권자가 아닌 제3자가 허락이나 법률규정 또는 설정행위를 통하여 정해진 시간적·장소적·내용적 제약의 범위 안에서 특허발명·등록실용신안·등록의장 등을 업으로 실시할 수 있는 채권적 권리